법무법인(유) 동인은 유명 프랜파이즈업체에 튀김기, 온장고 등을 납품하는 산업용 푸드 서비스 설비 생산판매 전문업체인 국내 중소기업 K사를 대리하여 푸드 서비스 솔루션(food service solution) 분야의 세계적인 선두기업인 미국의 D사를 상대로 D사의 국내 등록 특허 청구항들 중 일부 청구항들에 대하여 2013년 특허법원에서 특허심판원의 심결을 일부 취소하고 무효 판결을 받았습니다.

D사는 100여 개 국에서 다국적 프랜차이즈 기업들에게 다양한 산업용 푸드 서비스 설비를 제조 판매하는 업체인데, 한국에서 국내 기업인 K사가 주요 프랜차이즈에 산업용 음식 조리 및 보관용 캐비넷 오븐을 납품하여 경쟁 관계가 되자, K사를 상대로 특허침해금지 및 손해배상 청구 소송을 제기하였다. 이에 대하여 K사는 D사의 해당 특허에 대하여 특허심판원에 무효심판을 청구하였으나 전부 기각되었고, 특허심판원의 심결취소 소송을 특허법원에서 동인이 대리하여 수행한 결과 6개의 청구항 중 4개의 주요 청구항에 대하여 진보성 결여를 이유로 무효 판결을 받게 되었으며, D사가 대법원에서 상고를 하였으나 최종 기각되어 확정되었습니다.

D사의 해당 특허는 미국을 비롯한 전세계에서 이미 출원, 등록된지 10년이 경과한 특허로서 그 동안 무효가 된 적이 없었던 특허이었고, D사의 시장지배력 등에 비추어 국내 중소기업이 세계적인 글로벌 기업을 상대로 한 특허 소송에서 승소를 하여 국내 시장점유율을 유지하고, 세계적 기업과 경쟁력을 유지하게 되었다는 점에서 큰 의미가 있다고 할 것이고, 무효가 안 된 2가지 청구항 부분은 설계 변경을 통해 침해금지를 피할 수 있어 K사의 사업 계속에 큰 영향이 없게 된 점에 의미가 있는 판결입니다.